So das Gericht in seinem Beschluss vom 21. August 2023 (Az.: 6 W 24/20). In dem Beschwerdeverfahren waren unter anderem die Festsetzung von Patentanwaltskosten in dem Rechtsstreit streitig. Die Beauftragung und damit auch Kostenerstattung sah das Gericht nicht als zweckentsprechende Rechtsverfolgung an und setzte die Kosten ab. Dazu führt es unter Anwendung der Rechtsprechung des EuGH und des BGH in der Begründung unter anderem aus:
„…Anhand des Vorbringens des Klägers kann der Senat nicht feststellen, dass die mittels anwaltlicher Versicherung glaubhaft gemachte Mitwirkung des Patentanwalts aus ex ante Sicht zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung sachdienlich, sprich notwendig gewesen ist. Dem unterlegenen Beklagten sind deshalb die Kosten des Patentanwalts nicht aufzuerlegen.
Der Kläger hat zur Begründung der Erforderlichkeit der Mitwirkung des Patentanwalts vorgebracht, der Beklagte habe im vorliegenden Fall diverse Einwendungen gegen den Rechtsbestand der Klagemarken vorgebracht. Er habe zudem absolute Schutzhindernisse hinsichtlich der Klagemarken behauptet und die rechtserhaltende Benutzung bestritten.
Dies vermag die Erforderlichkeit der Beauftragung eines Patentanwaltes nicht zu begründen. In Kennzeichenstreitsachen im Sinne von § 140 MarkenG kann bezüglich der Erforderlichkeit auf die Rechtsprechung des BGH zur den außergerichtlichen Kosten des Patentanwaltes zurückgegriffen werden. Danach gehören zu Tätigkeiten, die zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts zählen etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage (BGH GRUR 2011, 754 – Kosten des Patentanwalts II, GRUR 2012, 756 – Kosten des Patentanwalts III). Allerdings hat der BGH die Erstattungsfähigkeit verneint, wenn die entsprechende Tätigkeit auch von dem bereits beauftragten Rechtsanwalt hätte vorgenommen werden können, was jedenfalls dann der Fall sei, wenn es sich um einen Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz handelt (BGH GRUR 2012, 759 – Kosten des Patentanwalts IV). Aber auch im Übrigen hat der BGH hervorgehoben, dass es bei Kennzeichenstreitsachen nicht um naturwissenschaftliche oder technische Sachverhalte gehe, sondern dass es vielmehr oft entbehrlich sein werde, zusätzlich zu einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen. Es gebe zahlreiche Rechtsanwälte, die über besondere Sachkunde im Kennzeichenrecht verfügen und in der Lage sind, Mandanten ohne Hinzuziehung eines Patentanwalts in kennzeichenrechtlichen Angelegenheiten umfassend zu beraten (BGH aaO, Kosten des Patentanwalts II). Der Umstand, dass sich bei der Sache um eine komplexe oder bedeutsame Angelegenheit handelt, reicht für sich genommen nicht aus, um das Erfordernis einer Mitwirkung eines Patentanwalts darzulegen (BGH aaO, Kosten des Patentanwalts III).
Ob die neue Rechtsprechung des BGH dazu führt, dass die Notwendigkeit der Erstattung von Patentanwaltskosten allenfalls noch bei rein technischen Sachverhalten in Betracht kommt, was zu einem fast völligen Ausschluss der Erstattungsfähigkeit in Markensachen führen würde (so Klett/Mikyska, WRP 2023, 804, 807) kann dahinstehen.
Die vom Kläger vorgebrachten Tätigkeiten des Patentanwalts sind jedenfalls solche, die auch der Prozessbevollmächtigte des Klägers als Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz hätte vornehmen können. Bei Fragen der rechtserhaltenden Benutzung, des Rechtsbestandes sowie der Schutzhindernisse handelt es sich um Themen, die ein Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz eigenständig bearbeiten können muss. Nach § 14h Nr. 3 der Fachanwaltsordnung umfasst die Fachanwaltschaft für gewerblichen Rechtsschutz auch das Recht der nationalen und europäischen Marken. Dieses umfasst als kleines 1×1 auch die vom Kläger angesprochenen markenrechtlichen Standardfragen…“