BGH: Mitwirkung eines Patentanwaltes bei kennzeichenrechtlicher Abmahnung-Kostenerstattung nur bei zweckentsprechender Rechtsverfolgung

Damit erfolgt mit dem Beschluss vom 13. Oktober 2022 (Az.: I ZB 59/19 – Kosten des Patentanwaltes IV) eine Änderung der bisherigen Rechtsprechung unter Berücksichtigung der Entscheidung des EuGH vom 28. April 2022 (Az.: C-531/20).

Bisher hatte die Rechtsprechung immer ohne eine Prüfung der Notwendigkeit die Kostenerstattung als gegeben angesehen. An dieser Ansicht ist nicht mehr festzuhalten, so der BGH in seiner Entscheidung.

Ferner führt er in den Entscheidungsgründen aus:

„…An der bisher anerkannten Sichtweise, dass die Kosten der Mitwirkung eines Patentanwalts nach § 140 Abs. 3 MarkenG ohne Prüfung der Notwendigkeit erstattungsfähig sind, kann danach nicht festgehalten werden. Vielmehr erfordern die Art. 3 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG eine richtlinienkonforme Auslegung dieser Vorschrift dergestalt, dass nur die Kosten einer notwendigen patentanwaltlichen Mitwirkung erstattungsfähig sind…Mit dem Wortlaut des § 140 Abs. 3 MarkenG aF ist die Auslegung, dass nur Kosten der für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendigen Mitwirkung eines Patentanwalts erstattet verlangt werden können, vereinbar (vgl. auch Gruber, MarkenR 2022, 254 f.). Insbesondere kann aus dem Umstand, dass der Ersatz von Auslagen ausdrücklich an deren Notwendigkeit geknüpft ist, nicht hergeleitet werden, dass die Berücksichtigung der Notwendigkeit der patentanwaltlichen Mitwirkung ausscheide..“