OLG Frankfurt a.M.: Kosten der Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Patentstreitsache können notwendig und damit erstattungsfähig sein, sofern Tätigkeit des Patentanwaltes nicht erfolgreich zur Rechtsverteidigung beiträgt

So das Gericht in seinem Beschluss vom 20. Dezember 2023 (Az.: 6 W 78/23) im Rahmen eines sofortigen Beschwerdeverfahrens hinsichtlich der Festsetzung von Kosten eines Rechtsstreits. Das Gericht führt in den Entscheidungsgründen, mit der Entscheidung wurde die angefallenen Patentanwaltskosten dann ebenfalls als notwendig angesehen, aus:

„…Die Beklagte hat substantiiert dargetan und durch die anwaltliche Versicherung von Patentanwalt X glaubhaft gemacht, dass dieser im Rahmen der streitgegenständlichen Patentstreitsache patentanwaltlich tätig geworden ist.

Nach der anwaltlichen Versicherung von Patentanwalt X hat dieser in einem Besprechungstermin mit einem von der Beklagten mandatierten Beklagten am 04.05.2022 verschiedene Verteidigungsstrategien erörtert, darunter neben der Frage einer möglichen Nichtigkeit des Klagepatents und der im Prozess letztlich erhobenen Einrede der Erschöpfung auch, ob die angegriffene Ausführungsform überhaupt in den Schutzbereich des Klagepatents fällt. Zur Klärung dieser Frage hat er die ihm vorgelegten Produkte darauf überprüft, ob sie von sämtlichen Merkmalen des Klagepatents Gebrauch machen. Dabei ist ihm die angegriffene Ausführungsform zuvor nicht unmittelbar bekannt gewesen. Im Zuge des Rechtsstreits hat Patentanwalt X außerdem die ihm durch die Prozessbevollmächtigten der Beklagten übermittelten Entwürfe der Anwaltsschriftsätze vom 24.06.2022, 04.10.2022 und 20.10.2022 durchgesehen, geprüft und aus seiner Sicht erforderliche und hilfreiche Ergänzungen vorgeschlagen (vgl. Anlage B3, GA 245 ff.). An der Richtigkeit dieser patentanwaltlichen Versicherung, und damit zugleich an der Erbringung der von der Beklagten behaupteten Tätigkeiten durch Patentanwalt X, bestehen keine Zweifel.

Davon ausgehend ist die Mitwirkung von Patentanwalt X im konkreten Fall zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung durch die Beklagte notwendig gewesen. Zwar mag die von ihm ebenfalls vorgenommene Prüfung, ob eine Nichtigkeitsklage Erfolg verspricht, nicht unmittelbar mit dem vorliegenden Rechtsstreit zusammenhängen. Jedenfalls aber ist die von Patentanwalt X vorgenommene Prüfung, ob überhaupt eine Patentverletzung vorliegt, zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung erforderlich gewesen. Dabei kommt es nach zutreffender Auffassung der Beklagten nicht darauf an, dass sie sich im Rahmen des Rechtsstreits – wie bereits vorprozessual im Wesentlichen (vgl. aber Anlage K8, GA 46 f.) – nur mit der Einrede der Erschöpfung verteidigt hat. Um sich sachgerecht gegen die Patentverletzungsklage verteidigen zu können, hat die Beklagte überprüfen müssen, ob die angegriffene Ausführungsform von sämtlichen Merkmalen des Klagepatents Gebrauch macht. Zwar lag den Lieferungen der von der Klägerin als patentverletzend angegriffenen Produkte nach eigenem Vortrag der Beklagten eine Lizenzbeziehung zwischen der Klägerin und ihrer (mittelbaren) Zulieferin zugrunde. Damit stand für die Beklagte, die nicht selbst Partei des Lizenzvertrags ist, aber nicht sicher fest, dass die angegriffenen Produkte in den Schutzbereich des Klagepatents fallen. Es ist weder substantiiert dargetan noch ersichtlich, dass sie zwingend von einer wortsinngemäßen Patentverletzung hätte ausgehen müssen. Einer wegen Patentverletzung in Anspruch genommenen Partei muss es möglich sein, sich umfassend verteidigen. Dazu gehört in einer Patentstreitsache wie der vorliegenden in aller Regel die Klärung der Frage, ob der Vorwurf einer Patentverletzung zutrifft.

Dabei hat sich die Beklagte im Streitfall auch patentanwaltlicher Hilfe bedienen dürfen, obwohl der für ihre Prozessbevollmächtigten tätig gewordene Rechtsanwalt unstreitig über umfassende Kenntnisse und Erfahrung im Patentrecht verfügt. Dennoch hat es die Beklagte als zweckdienlich ansehen dürfen, mit der Frage des Vorliegens einer Patentverletzung einen dazu ausgebildeten Patentanwalt zu betrauen, zumal Patentanwalt X für sie regelmäßig in patentrechtlichen Angelegenheiten tätig ist (vgl. Anlage B3, GA 245)…“